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确认不侵权之诉中“在合理期限内提起诉讼”的认定

2025-03-13

关键词:民事;知识产权;确认不侵权之诉;警告;催告;合理期限;提起诉讼

 

裁判要旨:

提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明被告未在合理期限内提起诉讼。所谓合理期限应当根据知识产权的权利类型及性质、案件具体情况,充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需合理时间等予以确定;所谓诉讼包括可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的各种类型诉讼,如侵权诉讼、确权诉讼等。

 

基本案情:

某汽车科技成都有限公司(以下简称某成都公司)、某汽车科技集团有限公司(以下简称某集团公司)、某智慧出行科技(上海)股份有限公司(以下简称某上海公司)主张,201810月,成都某汽车工业有限公司(以下简称某汽车工业公司)向四川省高级人民法院(以下简称四川高院)起诉称,某成都公司申请的8项专利系其前员工利用在某汽车工业公司工作期间所掌握的技术秘密所获得的专利,某成都公司侵害其商业秘密,该案为(2018)川民初121号案(以下简称121号案)。其中201610634961.7号专利(以下简称961.7号专利)已于20191115日被国家知识产权局驳回申请。立案后,某汽车工业公司先后追加某集团公司、某上海公司为该案被告,并提交了补充证据,涉及某成都公司、某集团公司、某上海公司(以下简称某三公司)的33项专利。其中,201620823420.4号专利(以下简称420.4号专利)因某集团公司为避免重复授权放弃专利权。某汽车工业公司在121号案开庭审理后撤诉,使得其是否行使诉权的意思表示回归到了一种不确定的状态,也导致某三公司是否侵害其商业秘密处于不确定状态,严重影响正常生产经营。

某三公司于2020110日向某汽车工业公司邮寄催告函,书面催告某汽车工业公司明确真实意图并行使诉权,但其签收满一个月后未作任何回应,故某三公司向四川省成都市中级人民法院起诉请求确认某汽车工业公司对其于121号案中主张的商业秘密不享有任何权利,某三公司未实施侵害某汽车工业公司商业秘密的不正当竞争行为、未侵害某汽车工业公司任何权利,即某三公司所申请的41项专利未侵害某汽车工业公司在121号案中所主张的10个技术秘密。

四川省成都市中级人民法院认定,某汽车工业公司及其关联公司在本案起诉前,于2019516日左右就前述8项专利及其他34项专利,向浙江省杭州市中级人民法院提起了42件专利权权属纠纷,以某三公司及其员工不法获取技术资料、信息进而申请专利为由,要求确认前述专利申请权或专利权归某汽车工业公司及其关联公司所有,该批案件后因管辖争议而移送至上海知识产权法院审理。因此,就诉争8项专利的技术获取、专利申请行为侵害某汽车工业公司商业秘密的警告,某汽车工业公司已在催告时间之前提起诉讼。据此,四川省成都市中级人民法院于2021629日作出(2020)川01民初1474号民事裁定:驳回某三公司的起诉。某三公司不服,向最高人民法院提起上诉,请求撤销原裁定,责令一审法院继续审理。

某成都公司、某集团公司上诉主张,催告函涉及8项专利,上海知识产权法院仅立案受理某汽车工业公司对其中7项专利的专利权或专利申请权权属提起的诉讼(以下简称上知系列案),某汽车工业公司对961.7号专利并未提起诉讼。且上知系列案审理范围无法覆盖本案。上知系列案的案由为专利权或专利申请权权属纠纷,而本案系侵害商业秘密纠纷的确认不侵害知识产权纠纷,属侵权纠纷,两者性质及案由不同。某上海公司除某成都公司、某集团公司前述提及的理由外,还认为上知系列案中某上海公司并非案件当事人,因此,即使上知系列案与本案所涉及的专利存在部分重合,仍无法解决某上海公司关于催告函中涉及的8项专利权利不稳定及某上海公司不侵权的主张。

 

裁判结果:

最高人民法院于2022610日作出(2021)最高法知民终2460号民事裁定:

驳回上诉,维持原裁定。

 

裁判理由:

法院生效裁判认为:《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《知识产权民事证据规定》)第5条规定:提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明下列事实:(一)被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉;(二)原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间;(三)被告未在合理期限内提起诉讼。为了平衡和保障知识产权权利人和被警告人的合法权益,允许被警告人在满足一定条件下,提起确认不侵权之诉,既是为了促使权利人尽快行使权利,避免双方知识产权纠纷长期处于不确定状态,也是为了尽量减少因知识产权权利人滥用权利给被警告的合法经营者增加的负担。基于此,提起确认不侵害知识产权之诉,除了要满足《民事诉讼法》规定的起诉条件外,原告还必须提供初步证据证明前述知识产权民事诉讼规定第五条限定的三项特别条件,缺少任何一项条件,提起确认不侵害知识产权之诉均不应当被受理。

本案中,某三公司已经举证证明其收到了某汽车工业公司的侵权警告,且某三公司已经向某汽车工业公司发出诉权行使催告。关于某汽车工业公司是否在合理期限内提起诉讼,具体分析如下:

首先,审查判断《知识产权民事证据规定》第5条第3项规定的被告未在合理期限内提起诉讼要件,应当充分考量知识产权的无形财产权特性对于侵权行为证据发现和维权诉讼方式选择的深刻影响。其中,对于合理期限的判断,应当根据知识产权权利客体类型等案件具体情况,充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需时间等因素予以确定。对于提起诉讼的判断,应当包含可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的所有诉讼形式,如因侵害知识产权之诉和确认知识产权权利归属之诉,均以判断权利归属基础法律关系为前提,故,如果权利人提起的确权之诉涵盖了侵权警告中涉及的相关知识产权客体,则应当认定权利人已经提起诉讼

其次,根据在案事实,某汽车工业公司无论20181012日在四川高院提起121号侵害商业秘密诉讼,还是在2019516日前后,向浙江省杭州市中级人民法院提起42件专利申请权或者专利权权属纠纷,均系基于某汽车工业公司认为某三公司及其相关员工等申请相关专利的行为侵害了某汽车工业公司的技术秘密。显然,121号案件的审理范围和后续42件专利申请权或者专利权权属纠纷案件审理范围均以审查判断相关技术成果归属基础法律关系为前提。故某汽车工业公司虽然撤回了121号案件的起诉,但保留了相关专利申请权或者专利权权属纠纷案件的起诉,且某汽车工业公司提起相关专利申请权或者专利权权属纠纷的时间早于某三公司发出催告函的时间,故应当认定某汽车工业公司已经在发出警告后在合理期限内提起诉讼。

再次,关于121号案件中某汽车工业公司提起诉讼时明确主张权利的961.7号专利所涉相关技术方案,因某汽车工业公司目前提起的专利申请权或者专利权权属纠纷未予涉及,某三公司是否有权提起确认本案不侵害知识产权之诉的问题,因某汽车工业公司针对121号案件第一次主张权利的8项专利中的7项提起专利权权属纠纷诉讼时,国家知识产权局驳回961.7号专利申请决定已经生效,某汽车工业公司未就961.7号专利技术方案提起相关专利申请权权属纠纷诉讼,可以视为某汽车工业公司已经撤回针对961.7号专利所涉技术方案的侵权警告。故某三公司针对961.7号专利所涉技术方案不具备提起确认不侵权诉讼的条件。

最后,关于121号案件起诉后某汽车工业公司扩大主张权利范围涉及的其余33项专利,某成都公司、某集团公司、某上海公司是否有权提起确认不侵权之诉的问题,对于其中所涉及的420.4号专利,因某集团公司为避免重复授权放弃专利权,专利权已经失效,某汽车工业公司未就该项专利提起相关专利权权属纠纷诉讼,可以视为某汽车工业公司已经撤回针对该专利所涉技术方案的侵权警告。对于其余32项专利,根据在案证据,某汽车工业公司均已在某三公司提起本案诉讼前向上海知识产权法院、上海市高级人民法院提起相关专利权权属纠纷诉讼,故某三公司针对121号案件涉及的其余33项专利所涉技术方案亦不具备提起确认不侵权诉讼的条件。

综上所述,某三公司提起本案确认不侵害知识产权之诉,不符合《知识产权民事证据规定》第5条规定的起诉条件。

 

法律依据

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》

第五条 提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明下列事实:

(一)被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉;

(二)原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间;

(三)被告未在合理期限内提起诉讼。

 


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